美聯邦巡迴上訴法院：私下商業銷售未必構成專利法上的「公開揭露」

美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit）近日作出裁定，指出在《美國專利法》第35篇第102(b)(1)(B)條的規範下，若一項商業銷售行為未將發明的相關面向提供給公眾，則該銷售行為不構成「公開揭露」（public disclosure）。本案為NCS Multistage Inc.訴Nine Energy Service, Inc.案，案件編號25-1000，判決於2026年9月14日由 Cunningham、Reyna、Hughs三位法官作出。

本案背景為一項關於石油與天然氣產業中「浮力工具」（float tool）的專利侵權訴訟。該發明利用破裂盤（rupture disc）在套管（casing）安裝過程中進行密封，待套管定位後破裂，藉此避免後續鑽除堵塞物的工序。

在審理過程中，被告Nine Energy Service主張一項先前技術裝置（TDP-PO工具，由第三方TCO於2012年8月售予Apache公司）已揭示系爭專利 claim的內容，足以構成 novelty的阻卻。而原告NCS則抗辯，其自身於2012年7月將AirLock裝置售予Tundra的行為，依§ 102(b)(1)(B)條已構成「公開揭露」，應使該後續的Apache交易被排除於先前技術之外。陪審團最終裁定NCS勝訴，認定Nine構成侵權且系爭專利有效。Nine不服提起上訴。

聯邦巡迴上訴法院不採納NCS的見解，認定AirLock銷售行為作為法律事項（as a matter of law）並非公開揭露。法院援引其2024年於Sanho Corp. v. Kaijet Technology Int'l Ltd, Inc.案中對「公開揭露」用語的解釋，說明將一項發明「進行銷售」（on sale）未必等同於該發明已被公開揭露。

法院指出，NCS係將AirLock私下售予單一客戶，裝置以密封的黑色管體交付，須切開管體才能檢視內部構造。並無證據顯示接收該管體即足以讓系爭特徵——包括破裂盤的配置及其與套管柱內徑的關係——為公眾所可得。儘管該筆交易並未簽訂保密協議（NDA），但同樣缺乏證據顯示發明的相關特徵曾向Tundra以外的對象傳達，且NCS自身的技術資料均標示為機密。基於上述事實，法院認定AirLock銷售行為不符§ 102(b)(1)(B)條公開揭露的構成要件。

除公開揭露爭議外，聯邦巡迴法院亦推翻了地方法院的兩項 claim construction裁定。第一，法院認定「內徑」（internal diameter）一詞具有單一意涵，即套管柱橫向寬度的測量值，並駁回地方法院將該用語解釋為可指該測量值或內表面的見解。第二，法院認為「套管柱」（casing string）一詞不應限縮至口徑至少4.5吋以上的套管，因為專利說明書中的用語屬於開放式表述（permissive language），不足以構成字典化定義（lexicography）或有意的 disclaim。

鑒於上述 claim construction錯誤以及對AirLock銷售行為的誤認，法院認定須就侵權與無效性進行重新審理，故撤銷原判決並發回更審。

實務提醒：有意援引§ 102(b)(1)(B)條安全港條款，以排除介入的第三方先前技術的專利權人，應確保其先前揭露行為確實使發明的相關特徵為公眾所可得。僅憑對私人客戶的商業銷售行為，單獨來看可能不足以構成公開揭露。